Diventa operativa in Italia la procedura di Opposizione in via amministrativa alla registrazione dei marchi

Come avevamo anticipato su questo blog nel post datato 20 marzo 2010 e al quale rimandiamo per la descrizione, nel dettaglio, dello svolgimento della procedura, a seguito dell’adozione del Regolamento attuativo del Codice della Proprietà Industriale – Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 gennaio 2010, n. 33 – é entrato in vigore in Italia l’istituto della “Opposizione” in via amministrativa alla registrazione dei marchi, che è diventato operativo in seguito alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 08.07.2011, del Decreto 11 Maggio 2011 del Ministro dello Sviluppo Economico con cui vengono stabiliti i termini e le modalità del deposito delle Opposizioni alla registrazione dei marchi in Italia, incluso il modulo da utilizzare per l’inoltro dell’Opposizione stessa.La procedura consente ai titolari o licenziatari esclusivi di una domanda o di una registrazione anteriore italiana o comunitaria, o anche di una registrazione internazionale anteriore che designi l’Italia o l’Unione Europea, che si ritengano lesi nei propri diritti di esclusiva, di opporsi alla registrazione di un marchio in conflitto con il loro diritto anteriore, avviando una procedura amministrativa di fronte all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) contro le domande di registrazione di marchi nazionali identici o simili e per prodotti o servizi identici o affini, depositate a partire dal 1° maggio 2011 (che sono già state esaminate e per le quali non sono stati evidenziati motivi assoluti che ne escludano la registrabilità) e pubblicate a partire dal mese di luglio 2011 sul Bollettino Ufficiale dei marchi d’impresa, nonché contro le registrazioni internazionali designanti l’Italia, a partire da quelle pubblicate sul primo numero del mese di luglio 2011 della Gazzetta dei Marchi Internazionali dell’OMPI, indipendentemente dalla data di deposito della relativa domanda. Sono inoltre legittimati a proporre l’Opposizione gli aventi diritto relativamente ai ritratti, ai nomi di persona ed ai segni notori, nel caso in cui manchi il loro consenso alla registrazione. Il termine non prorogabile per il deposito – anche in via telematica mediante posta elettronica certificata – dell’atto di opposizione é di tre mesi decorrenti dalla data di pubblicazione delle domande italiane oppure dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione delle registrazioni internazionali. Le regole procedurali relative all’Opposizione sono essenzialmente ricalcate sulla base di quelle previste per lo stesso istituto in ambito comunitario, gestito dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI), ma vi sono alcune sostanziali differenze che riguardano i diritti anteriori sui quali può essere basata l’Opposizione innanzi all’UIBM, che non comprendono il marchio che gode di rinomanza, il marchio notoriamente conosciuto ai sensi dell’articolo 6-bis della Convenzione di Unione di Parigi, l’uso di un marchio non registrato (cd. marchio di fatto), né diritti derivanti dall’uso della ditta, della denominazione o della ragione sociale, dell’insegna o del nome di dominio. Tali diritti possono essere azionati solo presso le Sezioni Specializzate in materia di Proprietà Industriale dei Tribunali Italiani al fine di ottenere la dichiarazione di nullità – e quindi la cancellazione – di un marchio già registrato. Nel corso del procedimento è previsto che il terzo che ha depositato la domanda di marchio possa richiedere la prova dell’uso del marchio anteriore che sia registrato da almeno cinque anni e sul quale è fondata l’Opposizione. Se non viene dimostrato l’utilizzo effettivo di tale marchio, da parte del titolare (l’opponente) o con il suo consenso, per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, o se l’opponente non risulta in grado di fornire la prova dell’esistenza di motivi legittimi che ne giustifichino la mancata utilizzazione, l’Opposizione viene respinta e la domanda di marchio procede per la registrazione. Poiché dunque la mancata o insufficiente prova dell’uso potrebbe rendere infondato l’atto di opposizione, consigliamo di predisporre e di conservare la documentazione attestante l’uso dei propri marchi registrati. La procedura, della durata massima di 24 mesi, ove si concluda positivamente, comporta il rifiuto della registrazione del marchio contro cui l’Opposizione è stata presentata. Le decisioni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi possono essere appellate davanti alla Commissione dei Ricorsi entro il termine massimo di sessanta giorni dalla comunicazione del provvedimento. In considerazione del fatto che solo i titolari di marchi depositati o registrati, validi in Italia, sono legittimati ad agire in via amministrativa innanzi all’UIBM e che, dunque, il marchio usato (cd. marchio di fatto) non costituisce un titolo idoneo per opporsi alla registrazione di un marchio successivo con esso confondibile, è consigliabile provvedere prima possibile al deposito dei marchi sino ad ora solo usati. Inoltre, tenuto anche conto del termine inderogabile entro il quale è possibile presentare l’Opposizione, è consigliabile attivare un servizio di sorveglianza sui propri marchi depositati e registrati, al fine di individuare prontamente eventuali depositi successivi di marchi identici o simili ai propri titoli anteriori per i quali è stata attivata la sorveglianza. Tutto ciò consentirà di valutare l’opportunità di agire tempestivamente innanzi all’UIBM per tentare di impedire la registrazione, da parte di terzi, di marchi ritenuti in conflitto con i propri diritti anteriori. Il nostro Ufficio è disponibile a fornirVi ogni informazione sull’attivazione di tale servizio di sorveglianza.