Registrazione come marchio di un nome di persona notorio. Il caso Elio Fiorucci

Con la sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea emessa in data 05/07/2011 si è conclusa la vertenza legale che ha visto coinvolti rispettivamente il noto stilista Elio Fiorucci e la multinazionale giapponese Edwin Co. Ltd, alla quale nel 1990 la Fiorucci SpA aveva ceduto il proprio Portafoglio di Diritti di Proprietà Intellettuale, comprendente, tra gli altri, i marchi “Fiorucci”. Nel 2003 Elio Fiorucci si era opposto dinanzi all’UAMI – l’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno – alla registrazione del marchio denominativo comunitario “ELIO FIORUCCI” ottenuta nel 1999 dalla multinazionale giapponese Edwin Co. Ltd, per una serie di prodotti rientranti nelle classi 3, 18 e 25 (articoli di profumeria, in cuoio, di valigeria e di abbigliamento). L’UAMI in prima istanza aveva accolto la richiesta di Elio Fiorucci fondata sull’articolo 8 n. 3 del Codice della Proprietà Industriale italiano nella formulazione allora vigente, in base alla quale i nomi di persona “Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall’avente diritto, o con il consenso di questi …. “, in quanto risultava dimostrata la notorietà del nome Elio Fiorucci e mancava la prova di un suo consenso espresso, certo ed inequivoco alla registrazione di detto nome quale marchio comunitario. Successivamente la Commissione di ricorso dell’UAMI, adita dalla multinazionale giapponese, aveva ribaltato questa decisione sulla base di una interpretazione restrittiva del concetto di notorietà, da doversi intendere riferito unicamente alla notorietà del nome di persona acquisita in un ambito diverso da quello propriamente commerciale (ad esempio, nell’ambito dell’arte, della politica, dello sport, e così via), mentre la notorietà del nome di Elio Fiorucci era dovuta esclusivamente alla sua attività di stilista e, quindi, conseguente alla sua attività commerciale, in altri termini era legata all’uso commerciale del nome medesimo. Nel 2009 il Tribunale di primo grado della Comunità Europea innanzi al quale era ricorso Elio Fiorucci annullò tale decisione ritenendola viziata da un errore di diritto nell’interpretazione dell’art. 8, n. 3 del Codice della Proprietà Industriale italiano e decise sulla base delle seguenti argomentazioni:
1) la norma italiana non effettua alcuna distinzione circa i settori nei quali la notorietà è stata acquisita;
2) la condizione necessaria per la quale tale norma deve essere applicata è la sola notorietà del nome della persona e non anche la registrazione o l’utilizzo come marchio di fatto del nome;
3) ai sensi del Regolamento Comunitario n. 40/94 il marchio comunitario è nullo se la sua utilizzazione può essere vietata in virtù di un altro diritto anteriore, in particolare del diritto al nome.
La Corte di Giustizia dell’Unione Europea, successivamente adita dalla multinazionale giapponese, con la decisione del 05/07/2011 ha respinto l’impugnazione ed ha confermato in via definitiva la decisione del Tribunale della Comunità Europea laddove questi aveva stabilito che il titolare di un nome notorio – indipendentemente dal settore nel quale tale notorietà è stata acquisita ed anche se il nome della persona notoria è già stato registrato o utilizzato come marchio – ha il diritto di opporsi all’uso di tale nome come marchio, qualora egli non abbia prestato il proprio consenso alla registrazione.