I requisiti di brevettabilità non possono essere descritti solo dopo la contestazione

La prima sezione civile della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23592 del 22 novembre 2010, si è pronunciata in materia di brevetti per invenzione industriale ed in particolare sui requisiti di brevettabilità.La vicenda ha inizio presso il Tribunale di Lecco con la domanda, avanzata dalla parte attrice, di accertamento della avvenuta contraffazione di un brevetto avente per oggetto una macchina equilibratrice per ruote di autoveicoli. La convenuta, costituitasi, eccepiva la nullità del brevetto in quanto ampiamente anticipato e la successiva CTU disposta dal Giudice escludeva la validità del brevetto. Per tale motivo il Tribunale di Lecco respingeva le domande della attrice e la condannava a rifondere le spese processuali. Avverso la suddetta sentenza veniva proposto atto di appello con cui la ricorrente lamentava la superficialità della CTU svolta, di cui chiedeva pertanto il rinnovo. La Corte d’Appello di Milano, dopo aver diposto il rinnovo della CTU e dopo una fase di chiarimento sulle risultanze della stessa, rigettava il gravame confermando in sostanza la decisione di primo grado. La parte attrice ricorreva quindi in Cassazione sulla base di tre motivi:

1) in primo luogo la ricorrente si doleva del fatto che la Corte d’Appello di Milano avrebbe concluso per l’invalidità del brevetto ravvisando motu proprio, e dunque in violazione del principio della corrispondenza fra chiesto e pronunciato, l’insufficienza di descrizione del brevetto;

2) in secondo luogo la sentenza sarebbe viziata per assoluta carenza di motivazione in quanto la Corte “non si è neppure chiesta se l’indagine autonomamente svolta sulla insufficienza di descrizione del brevetto fosse – o non- consentita“;

3) infine la parte attrice lamentava che la Corte avrebbe fatto erronea applicazione dell’art. 51 CPI, che impone di parametrare il requisito della sufficienza della descrizione alle conoscenze dell’esperto del ramo.

Con riferimento ai primi due motivi di ricorso, esaminati congiuntamente dai giudici, la Cassazione conclude che appare erronea la deduzione della società ricorrente secondo cui la Corte d’Appello avrebbe giudicato d’ufficio la nullità del brevetto per mancanza di descrizione  in assenza di apposita eccezione di parte: invero è sufficiente osservare “che la novità intrinseca ed estrinseca del brevetto si accerta in primo luogo proprio tramite l’esame della rivendicazione collegata con la descrizione prima ancora che tramite l’accertamento tecnico sul trovato” e che “a fronte della contestazione della validità del brevetto concesso per invenzione industriale, l’indagine sui requisiti di brevettabilità va condotta con riferimento alla descrizione ed ai disegni depositati a corredo della domanda […] e la mancanza o l’insufficienza della descrizione non può essere colmata ex post dalla parte o dal consulente tecnico, a seguito della contestazione sulla validità del brevetto”.

La Corte d’Appello, dunque, non è andata in alcun modo ultra petita. Quanto al terzo motivo, con cui si affermava che l’accertamento della sussistenza del requisito della sufficiente descrizione di cui all’art. 51 CPI deve essere condotto con riferimento all’esperto del ramo, e che nel caso di specie tale norma sarebbe stata violata dalla Corte d’Appello che sarebbe andata di contrario avviso rispetto agli accertamenti peritali, la Cassazione ritiene anch’esso infondato. Il Giudice di merito, infatti, non è in alcun modo vincolato alle conclusioni cui è pervenuto il consulente d’ufficio e ben può decidere di disattendere la consulenza tecnica espletata pervenendo a valutazioni con la stessa divergenti.

Fonte: www.ilsole24ore.com