La WIPO nega la riassegnazione del nome di dominio”radioitalia .com” a RadioItalia S.p.A.

RadioItalia S.p.A. è un’azienda la cui attività di trasmissione radiofonica, dedicata alla diffusione di sola musica italiana, si svolge principalmente in Italia e in altri paesi europei; tale emittente radiofonica, raggiungibile per via satellitare anche negli Stati Uniti, è titolare sin dal 1995 del marchio italiano “radioitalia”, assegnataria del nome di dominio “radioitalia.it”  e dal 1996 fino al 2000 è stata assegnataria del nome di domino “radioitalia.com”.

A seguito del mancato rinnovo da parte di RadioItalia S.p.A.  del dominio “radioitalia.com”, nel 2005 una società americana provvedeva alla registrazione dello stesso, utilizzandolo poi come “domain parking”, ossia come pagina generica contenente dei link pubblicitari.

A distanza di 10 anni dal mancato rinnovo, RadioItalia S.p.A.  si era rivolta alla WIPO (World Intellectual Property Organization) per ottenere la riassegnazione del dominio in questione, sostenendo che nel 2000 non si era proceduto al rinnovo di esso a causa di un errore non imputabile alla ricorrente, ad avviso della quale esistevano in ogni caso tutti i presupposti per chiederne la riassegnazione, ossia l’identità con il proprio marchio registrato in Italia (oltre che, ancor prima, con la propria denominazione sociale) del dominio contestato, l’assenza di diritti in capo alla società americana sullo stesso e la registrazione effettuata dalla resistente in malafede, deducibile dall’utilizzo del dominio in oggetto come “domain parking”.

Il Collegio chiamato a pronunciarsi sulla vicenda, ha tuttavia ritenuto che la società ricorrente non è stata in grado di dimostrare l’esistenza di diritti relativamente al marchio “Radio Italia” negli Stati Uniti e ha affermato che l’utilizzo di un dominio come “domain parking” non è di per sé sufficiente a dimostrare la malafede della controparte.

Inoltre, il Collegio ha ritenuto il dominio  “radioitalia.com” carente dal punto di vista della capacità distintiva, tanto che, ad avviso dello stesso Collegio, appare verosimile che la registrazione da parte della società americana del dominio in questione sia avvenuta facendo esclusivo riferimento al suo significato descrittivo e non, come sostenuto da Radio Italia S.p.A, allo scopo di vendere lo stesso dominio alla ricorrente;

Infine, a sfavore di Radio Italia S.p.A è sicuramente pesato il fatto che la stessa si sia attivata per chiedere la riassegnazione del dominio contestato soltanto 10 anni dopo la registrazione di esso da parte della convenuta; tale circostanza è stata valutata dal Collegio come indice di scarso interesse della ricorrente nei confronti del dominio.              In base a tali valutazioni il Collegio ha rigettato il ricorso presentato da Radio Italia S.p.A.