Entrata in vigore in Italia dell’istituto della “Opposizione” alla registrazione dei marchi

Con Decreto n. 33 del 13 gennaio 2010 è stato adottato il Regolamento di attuazione del Codice della proprietà industriale (D.lgs n. 30 del 10 Febbraio 2005). La novità più rilevante apportata dal Regolamento è in materia di tutela dei marchi: infatti è ufficialmente entrato in vigore l’istituto della “Opposizione” alla registrazione dei marchi, che permette ai titolari dei marchi che si ritengano lesi nei propri diritti di avviare una procedura amministrativa accelerata, della durata massima di 24 mesi. Tale procedura, proprio per ragioni di economia e di celerità, è stata concepita per svolgersi essenzialmente per iscritto ed è disciplinata interamente dal Codice della Proprietà Industriale nella sezione II del capo IV, titolata “Osservazioni sui marchi d’impresa e opposizione alla registrazione dei marchi “ agli artt. 174 e ss. e dal Regolamento di attuazione agli  articoli da 46 a 63. Le regole procedurali relative all’opposizione sono essenzialmente ricalcate sulla base di quelle previste per lo stesso istituto in ambito comunitario, gestito dall’Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) e disciplinato dai Regolamenti CE n. 2868/95 (REMC) e n. 207/2009 (RMC) sul marchio comunitario. L’opposizione contro la registrazione di un marchio  può essere proposta nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della relativa domanda di registrazione. I titolari di marchi anteriori identici o simili aventi efficacia in Italia, possono presentare opposizione direttamente o per mezzo della rappresentanza di un mandatario qualificato (cioè di un professionista iscritto all’Ordine dei Consulenti in Proprietà Industriale, sezione Marchi). A pena di irricevibilità, l’atto di opposizione deve presentare sin dall’inizio determinati requisiti formali che identifichino chiaramente la domanda o la registrazione contro cui viene proposta l’opposizione, il marchio o i diritti anteriori su cui tale opposizione si basa, i dati relativi all’ opponente, e l’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti di opposizione. In particolare, per quanto riguarda i diritti anteriori su cui può essere fondata l’opposizione, va segnalata una differenza con l’analoga procedura adottata per i marchi comunitari. Infatti in ambito comunitario l’opposizione può fondarsi oltre che su una domanda di marchio o su un marchio registrato anteriore, anche su un marchio notoriamente conosciuto tutelato ai sensi dell’art 6 bis della Convenzione di Parigi, su marchi anteriori non registrati e su segni anteriori usati in commercio. In Italia invece, i diritti anteriori che possono essere fatti valere tramite l’opposizione sono più ristretti: l’art 176 comma 5 del C.p.i li limita infatti ai marchi anteriori debitamente depositati o registrati nello Stato o con efficacia nello Stato, e alle ipotesi di mancanza di consenso alla registrazione da parte degli aventi diritto nel caso di ritratti di persone, nomi e segni notori. Verificate la ricevibilità e l’ammissibilità dell’atto di opposizione, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, provvede a notificarlo al richiedente la registrazione e comunica alle parti l’inizio del procedimento di opposizione con il contestuale avvio di un periodo di due mesi entro cui le stesse hanno la facoltà di raggiungere un accordo di conciliazione, che determinerebbe l’estinzione dell’intero procedimento di opposizione. In mancanza di accordo, si apre invece la fase in contraddittorio dello stesso procedimento, nella quale l’Ufficio invia al richiedente la documentazione depositata dall’opponente e fissa un termine entro cui il richiedente può presentare per iscritto le  deduzioni e i documenti a sostegno delle proprie argomentazioni. Nel corso del procedimento l’Ufficio può in ogni momento, nei termini dallo stesso indicati e laddove lo ritenga opportuno, invitare le parti a presentare ulteriori documenti, deduzioni ed osservazioni. Oltre al deposito delle proprie osservazioni intese a persuadere l’esaminatore che l’opposizione deve essere rigettata, il richiedente dispone anche di un altro strumento, espressamente previsto dal codice, per poter difendere la propria domanda di marchio e cioè la richiesta, rivolta all’opponente, della prova dell’uso; in altre parole il richiedente può contestare l’uso di un marchio anteriore che sia registrato da almeno 5 anni,  chiedendo che il suo titolare, l’opponente, fornisca la prova dell’effettivo utilizzo, o della sussistenza di motivi legittimi per la mancata utilizzazione di tale marchio. In mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta. Al termine del procedimento di opposizione, e comunque entro 24 mesi dalla data di deposito del relativo atto, l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi comunica la decisione (di accoglimento, inammissibilità o rigetto) alle parti, le quali entro il termine  di 60 giorni da tale comunicazione possono proporre ricorso presso la Commissione dei ricorsi.