Tutela dei nomi di persona nell’ ambito della procedura internazionale di riassegnazione dei nomi di dominio

Nel 2009 Jonathan Ive, “Senior Vice President of Industrial Design” di Apple, noto come il principale progettista di iMac, Apple iBook, iPod e iPhone (articoli ben noti ed ampiamente usati nella società di oggi), ha presentato un ricorso dinanzi al WIPO Arbitration and Mediation Center contro l’inglese Harry Jones per ottenere il trasferimento a suo favore di alcuni nomi di dominio identici al proprio nome di persona, compreso il nome abbreviato “Jony” con il quale il ricorrente è altrettanto noto.Il nome di dominio “jonathanive.com”, con il quale il resistente ha lanciato nel 2006 il proprio sito web, era stato da questi registrato nel 2004 quando ancora il ricorrente era relativamente poco conosciuto nel Regno Unito e non poteva prevedersi che il suo nome sarebbe stato utilizzato come marchio.

Sul proprio sito web Harry Jones si definisce un web designer grande fan di Jonathan Ive sin dal 1998, a tal punto da creare e gestire il sito – il cui design e contenuto sono protetti da copyright – con il solo obiettivo di rendere noto e condividere con altri fans  l’ “incredibile” talento nel design di Jonathan Ive, senza l’intenzione di porsi in rapporto di concorrenza con lui ma, anzi, pubblicizzando i prodotti della Apple e fornendo addirittura i links del negozio online di quest’ultima. Nella decisione che ha respinto il ricorso, gli Arbitri WIPO hanno riconosciuto che le affermazioni ed il comportamento del resistente non costituiscono elementi dai quali il ricorrente possa ricavare la prova della malafede della controparte nella registrazione ed utilizzazione dei nomi di dominio contestati. Tuttavia, anche nel caso in cui fosse stata pienamente provata tale malafede in capo al resistente, il ricorrente avrebbe dovuto ancor prima dimostrare l’identità o la somiglianza di quei nomi di dominio ad un marchio sul quale egli potesse vantare dei diritti. Infatti, la procedura internazionale di riassegnazione dei nomi di dominio, a differenza di quella italiana, non tutela il (diritto al) nome delle persone fisiche se non è registrato come marchio. A tale proposito, Jonathan Ive ha solo depositato nel 2008 due domande di marchio comunitario contenenti il proprio nome, per esteso ed abbreviato, che essendo ancora pendenti non sono sufficienti a dimostrare alcun suo diritto su un marchio registrato. Né il ricorrente può rivendicare i suoi diritti su un marchio di fatto se non prova che tale marchio, attraverso l’uso, ha acquisito il cd. secondary meaning, ossia uno specifico “secondo significato” di segno distintivo di propri beni o servizi.

Nel caso dei nomi di persona, numerose decisioni degli Arbitri WIPO hanno affermato che il ricorrente deve dimostrare non solo che il proprio nome è famoso, ma anche e soprattutto che questo è utilizzato nel commercio per la vendita di beni o servizi a lui riconducibili. Nel caso in questione, Jonathan Ive non ha potuto fornire alcuna prova del genere visto che i prodotti per i quali egli è famoso sono contrassegnati e venduti con il marchio Apple, senza che venga fatto alcun riferimento sulla loro confezione o sulla etichettatura al nome del progettista, che dunque non viene facilmente associato dal pubblico alle sue creazioni.

Per questi motivi, il ricorso di Jonathan Ive è stato respinto, basandosi la decisione degli Arbitri anche sull’orientamento seguito dalla WIPO sin dal 2001 e volto ad estendere la protezione contro le registrazioni parassitarie di nomi di dominio da parte di terzi, anche ai nomi di persona purché si tratti di nomi che vengono sfruttati commercialmente. In altre parole, un nome di persona che abbia acquisito notorietà e reputazione, ma dal quale non venga ricavato alcun vantaggio di tipo commerciale, non può essere oggetto di una rivendicazione da parte del suo titolare in base alle regole previste dalla procedura internazionale di riassagnazione dei nomi di domino, al fine di ottenerne la protezione contro la registrazione come nome di dominio da parte di terzi.

Nel caso di specie Apple non ha mai distribuito i prodotti, quali iPhone o iMac, utilizzando il nome del loro designer come marchio. Pertanto a Jonathan Ive non rimane che accettare suo malgrado che i domini in questione rimangano nella titolarità del Sig. Harry Jones e la possibilità di riproporre ricorso davanti al WIPO Arbitration and Mediation Center solo laddove egli divenga titolare di un marchio registrato, oppure nel caso in cui Apple intraprenda scelte commerciali diverse in ordine all’uso del nome del noto progettista relativamente ai propri prodotti.